发明专利申请的修改与超范围

　　摘要：修改是发明专利申请的一个普遍问题，发明专利申请实质审查中，修改超范围标准在很大程度上影响发明专利申请的授权范围和授权后权利的稳定性。在《专利法》第三十三条的文义范围内，选择适合我国国情的实质审查中修改超范围标准显得尤为重要。修改超范围的严格标准有利于我国对专利信息的利用。因此，在我国目前的阶段，应该选择严格修改超范围的标准。

　　关键词：修改 超范围 专利法三十三条

　　已经授权的发明专利绝大多数都经过了修改，修改是大多数发明专利申请不得不面对的问题。《专利法》第三十三条对专利申请修改的内容与范围做出了规定，《审查指南》从2006 版开始对《专利法》第三十三条做了明确的定义，并要求“严格掌握《专利法》第三十三条的规定”1，《专利代写论文审查指南》（2010 版）沿用了上述规定。《审查指南》对《专利法》第三十三条的定义以及实际执行的尺度，使得中国关于修改的规定不同于欧洲、美国和日本的规定，该规定与客体问题的规定等成为具有中国特色的规定。随着该规定执行的深入，以超范围为理由作出驳回决定的案件所占的比例也越来越高，由此发明专利申请的修改与超范围成为一个热点。本文从修改的法律依据、修改的立法目的、如何理解不得超过原说明书和权利要求书记载的范围、修改超范围的判断、和不适用《专利法》三十三条判断修改的特殊情况这五个方面进行讨论。

　　一、修改的法律依据我国的专利体系在不同的层次对发明专利的修改进行了规定。《专利法》第三十三条对专利申请修改的内容与范围做出了规定，《专利法实施细则》第五十一条 免费论文检测软件http://www.jiancetianshi.com
第一款和第二款对主动修改的时机做出了规定，第五十一条第三款对答复审查意见通知书时的修改方式做出了规定，第五十一条第四款赋予了国务院专利行政部门依职权修改的职能；第四十三条 免费论文检测软件http://www.jiancetianshi.com
第一款2对分案申请修改的内容与范围做出了规定；第六十一条 免费论文检测软件http://www.jiancetianshi.com
第一款对复审阶段的修改做出了进一步的规定；第六十九条对无效阶段的修改做出了进一步的规定。本文中的“修改”主要是指《专利法》第三十三条中对发明专利申请的“修改”。《专利法》第三十三条中规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。“申请人可以对其专利申请文件进行修改”表明修改是《专利法》赋予申请人的一项权利，“对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”是从内容和范围上对申请人享受的修改权利加以限制。如何理解《专利法》第三十三条中“对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”？《专利法实施细则》没有对此做进一步的规定。《审查指南》（2006 版）规定：“原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。” 《专利审查指南》（2010版）对此采用相同的表述。

　　刑法学近3年论文/d/file/p/2024/0424/fontbr />二、修改的立法目的为了更好地理解和解释《专利法》第三十三条的含义，探s究立法目的就非常重要。以下从允许修改和限制修改两个方面探究修改的立法目的。（一）为什么允许修改申请人在撰写申请文件时难免存在措辞不严谨、表述不准确、保护范围过宽或者说明书与权利要求书不一致等缺陷，如果不克服这些缺陷，就会导致申请人无法获得专利权，或者影响专利保护范围的确定性，同时也会影响公众对专利信息的利用，这有悖于制定《专利法》的初衷。为了克服上述缺陷，应该允许申请人对申请文件进行适度的修改。

　　（二）为什么要限制修改限制修改的规定主要出于如下三个原因： 免费论文检测软件http://www.jiancetianshi.com
第一，我国专利制度采用先申请原则，如果允许申请人通过对申请文件的修改引入了新的内容，超过原始提交的说明书和权利要求书记载的范围，有可能造成先就该新的内容提出申请的申请人因为其申请日在被修改申请的申请日之后而得不到专利权，就会违背先申请原则，造成对其他申请人来说不公平的后果；第二，从利益相关的第三方的角度，如果允许申请人通过对公开文件的修改引入了新的内容，超过公开文本的说明书和权利要求书记载的范围，不利于利益相关的第三方规避专利保护范围和进行后续研发；第三，从说明书的角度，一项发明在其公布时如果没有充分公开，就会影响社会公众对公布的技术方案的理解，甚至会误导社会公众，不利于对公开文本的利用，进而无法实现专利信息及时传播这一专利制度的基本功能之一，起不到及时提高整个社会的研发起点，促进科技进步和创新的目的。如果允许申请人通过对公开文件的修改克服公开不充分的缺陷，获得专利权，恶意的申请人就会在公布文本中尽可能少的披露技术信息，通过公布之后的修改增加内容，以达到尽可能晚地公开其发明的目的。这种做法会降低公布文本的技术含量，影响公布文本的利用，也有悖于早期公开延迟审查制度的初衷。以上第二和第三个原因尽管是从修改公开文本的角度出发，但如果对公开前后采取不同的对修改进行审查的原则，将会给专利行政部门带来巨大的工作量，整体上影响专利行政部门的审批效率，进而影响到申请人的利益，因此上述理由也应当适用于公开前的修改。

　　三、《审查指南》规定的历史演进“不得超过原说明书和权利要求书记载的范围”如何理解？不同版本的《审查指南》规定了不同的解释。对这些不同版本规定的演进及其含义的准确理解，对于理解现有的解释非常重要。以下对这一演进过程进行分析，在此基础上对于现有解释进行评价。（一）“原说明书和权利要求书记载的范围”的界定《审查指南》（2001 版）没有对“什么是原说明书和权利要求书记载的范围”作出直接解释。由国家知识产权局编纂的2001年版的《新专利法详解》中有如下表述：“所谓原说明书和权利要求书记载的范围，是指在申请日所提交的说明书（包括附图）和权利要求书所表达的内容，以及本领域技术人员从说明书和权利要求书所表达的内容能够直接推导的内容。”[1]《审查指南》（2006版）有如下的解释：“原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。”3《专利审查指南》4（2010版）对此没有修改5.从没有对“原说明书和权利要求书记载的范围”这一术语进行直接解释，到给出一个明确、严格的定义，并使用了“文字记载”、“直接地、毫无疑义地确定”这样的词语，可以看出审查指南强化了对修改方面的要求，同时便于明确和统一判断标准。6（二）允许修改和不允许修改的范围1. 允许的修改——正面的肯定“允许的修改”往往用于指导申请人如何修改，同时为申请人论证修改不超范围提供依据和理论支持，也是审查员内心确认修改不超范围的依据。《审查指南》（2001 版）对“允许的修改”本身没有做进一步说明，而是从“对权利要求书的修改”和“对说明书的修改”的角度作了具体的阐述。《审查指南》（2006 版）对“允许的修改”本身也没有做进一步说明。相对于《审查指南》（2001 版），《审查指南》（2006版）增加了“对说明书摘要的修改”，与“对说明书的修改”合并为“对说明书及其摘要的修改”。在“对权利要求书的修改”方面，对数值范围修改的规定作了较大的改动。在“对说明书的修改”方面，将技术问题修改的要求由“修改后的内容应在原说明书中有记载或者能从原说明书记载的内容直接导出”变为“修改后的内容不应超出原说明书和权利要求书记载的范围”，将“公开”变为了“记载”， 如图1和图2所示。而《专利审查指南》（2010版）仅根据新修订的《专利法》作了适应性的修改，未对此作出实质性修改。因此，从“允许的修改”的修订历史来看，《审查指南》（2006 版》对“允许的修改”趋于严格，并在之后保持稳定。2. 不允许的修改——反面的限制“允许的修改”的规定主要是指导如何修改，而“不允许的修改”的规定更多地是对修改后的内容是否符合《专利法》三十三条的规定进行判断。“不允许的修改”是审查员判断修改超范围并发出相应通知书的重要依据。《审查指南》（2006 版）对“不允许的修改”、“不允许的增加”规定的具体变化，可见图3和图4所示。《专利审查指南》（2010 版）仅做了一些措辞上修改。从“不允许的修改”的修订历史来看，《审查指南》（2006 版》对“不允许的修改”变得非常严格，并在之后保持稳定。特别是将“为使公开的发明清楚或者使权利要求完整而补入”的否定规定由“不能从原说明书（包括附图）和／或权利要求书中直接明确地导出也不能由所属技术领域技术人员的常识直接获得的信息”修改为“不能从原说明书（包括附图）和／或权利要求书中直接地、毫无疑义地确定的信息”，极大的改变了申请人修改的方式，同时也明显有别于美国等国家的规定。

　　（三）现有解释的合理性从“毫无疑异”到“毫无疑义”、“推导/导出”到“确定”、“公开”到“记载”，将“所属技术领域技术人员的常识直接获得”删除，《审查指南》（2006版）对修改的要求更加严格，实际上进一步限制了允许的修改。《专利审查指南》（2010版）继续坚持了这一原则。《审查指南》（2006版）通过对《专利法》第三十三条进行严格解释的方式，严格限制了“允许的修改”范围，具有合理性。随着国家知识产权战略的推进、知识产权意识的深入人心、申请人和代理人整体素质的提高，专利申请的撰写质量也有了很大的提高。在这种大背景下，对修改进行严格的限制，以约束少数先天不足存在大量修改问题的申请，进而提高专利申请的质量，维护公众的利益，从而使公众在专利申请公开的时候看到一件较为完善的申请，就变得十分必要。从信息公开的角度，对修改进行严格的限制，就会引导或者促使申请人详细描述其发明的技术方案，有适当的冗余但不过多的重复，使公众尽可能轻松地理解其发明；在保护范围的选择上采用层层递进的方式，使公众清楚申请的核心，进而方便本行业的技术人员阅读、利用专利文献，从而更好地实现传播专利信息的目标。从公共政策的角度，知识产权制度是促进国家技术和经济进步的手段，更加强调为公众和社会利益服务。从美、日、欧三局从上个世纪90年代开始开展的审查实践的对比研究（项目名称为Project 12）中涉及说明书公开的内容（Project 12.6 涉及公开和权利要求书问题）看，日本对说明书充分公开的规定比欧洲和美国更为严格。日本的企业以改进和精工见长，日本采取这种对说明书充分公开严格规定的审查政策更有利于日本国家的知识产权战略。就我国而言，在不违背TRIPs协议和我国加入的其他国际条约的相关规定的前提下，选择适合我国国情的审查政策显得尤为重要。尽管我们使用了本领域技术人员这一概念作为三性、说明书充分公开等的判断基础，但是，鉴于国内总体的科研水平和广大技术人员的知识水平，详细完善的描述发明有利于社会公众的利益。通过对修改进行严格的限制，就会引导或者促使申请人尽量详细完善地描述其发明。从发明专利的权利稳定性角度来看，为了维护权利的稳定性和交易的安全性，也不应当放松对于修改的限制性规定。目前，修改超范围已经成为提起发明专利无效最多的理由之一。尽管有观点认为在无效宣告程序中应该灵活掌握修改超范围的标准，“对于已经授予的专利权来说，从保持其权利的稳定性，维护交易安全以及公众利用专利文件信息的安全性角度考虑，不应当对修改超范围设置过于严格的标准，不能简单地适用《专利法》第三十三条规定宣告专利无效。”[3]但是我国目前还没有对专利审查员接受的、在专利无效过程中被认定为超范围的专利制定有效补救措施。在“阿文蒂斯药物股份有限公司诉中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会等专利无效行政纠纷”一案7中，阿文蒂斯药物股份有限公司的第02147245.9号名称为“以塔三烷衍生物为主组分的新组合物”的发明专利就是因为修改超范围而被宣告无效并得到法院判决的确认。

　　四、修改超范围的判断在正确地理解“不得超过原说明书和权利要求书记载的范围”的含义之后，就需要将正确的理解应用到实际的判断中，在应用的过程中需要有理论的指导。以下先对于权利要求修改超范围判断的理论基础进行论述，之后再将理论引入具体的例子，适用相应的规则进行具体判断。（一）修改超范围判断的理论基础限制修改制度的立法目的之一是对于先申请原则的保障，因此，如果修改前/后的申请文件中相对于修改后/前申请文件中出现了具备新颖性的技术方案，这种修改往往是不被允许的（此判断标准称为双向新颖性判断标准）。不过，技术方案的整体删除是一个例外，例如修改前的某个权利要求在修改后的申请文件中被删除了，尽管由于这个权利要求的某个技术特征在原说明书中没有记载而使其相对于后面的申请文件具备新颖性，这种修改也是允许的。既然保障先申请原则是限制修改制度的立法目的之一，那么是否只要是不违背先申请原则的修改都是允许的修改？答案是否定的。为了说明这个问题，我们假设如下的情况：申请人仅增加申请文件中某个权利要求的范围和它的具体实施例范围之间的一个范围（以下简称为“中间范围”，该中间范围在原始申请文件中没有记载）进行保护。一方面，显然，该中间范围相对于修改前的申请文件（具体实施例）不具备新颖性，由于只增加了中间范围，因此修改后的申请文件相对于修改前的申请文件不具备新颖性；修改前的申请文件相对于修改后的申请文件也不具备新颖性。这种修改满足双向新颖性判断标准。另一方面，就该中间范围而言，在本申请之后的要求保护该中间范围的申请都会因为本申请的存在而不具备新颖性；如果该中间范围有新颖性，也符合其他的授权条件，只有本申请（要求保护该中间范围）才可能授权。既然在本申请之后要求保护该中间范围的申请都会因为本申请的存在而不具备新颖性，且这样的修改满足双向新颖性判断标准，那么允许本申请修改成该中间范围不会违背先申请原则。但是，这种修改也是不允许的。因为，尽管从个案的角度看，这样的修改好像可以允许，也不会违反先申请制。但是如果允许采用选取中间范围甚至采用具体放弃的修改方式，这将对目前的专利撰写方式产生很坏的影响，改变申请的常规撰写方式，进而动摇专利的申请、审查和授权的规则。目前，申请人根据自己掌握的现有技术确定权利要求的保护范围，为了对抗申请人没有掌握的现有技术，申请人采用洋葱皮式一层套一层、层层递进的权利要求的撰写方式，使审查员、公众很清楚申请的核心、技术特征的功能和技术特征之间的关系。如果允许申请人根据检索和审查中获得的现有技术采用选取中间范围甚至采用具体放弃的修改方式，虽然不会违反先申请制，但会出现以下问题： 免费论文检测软件http://www.jiancetianshi.com
第一，不能合理引导申请人积极了解现有技术，突出其发明点和详细描述发明。申请人可能会先要求保护一个非常大的范围，在收到检索报告8和/或通知书后，根据检索报告和/或通知书从非常大的范围和它的具体实施例范围之间选取一个中间范围。

　　第二，减弱实际授权的内容与现有技术的差异。9现代专利制度的设计是希望授权的内容与现有技术存在差异（即新颖性），而且要有一定程度的差异（即创造性）。为了维护公众的利益，制度往往希望这种差异变大，美国的KSR案就是这种差异变大的一个例子。要求保护的技术方案与现有技术的差异达到或者超过一定的程度就变成可授权的内容，要求保护的技术方案与现有技术的差异刚好达到一定的程度就变成最大可授权的内容。由于获取的现有技术的局限性，使得最大可授权的内容的寻找成为一件比较困难的工作。申请人希望获得尽可能大的授权的范围，最好是最大可授权的内容；为了维护公众的利益，希望增大要求保护的技术方案与现有技术的差异，不希望由社会公众养活的审查员帮助申请人获得最大可授权的内容。确实，审查员的责任是判断申请是否符合授权的条件，审查员没有义务也不应该帮助申请人获得尽可能大的授权的范围，甚至是最大可授权的内容；最大可授权的内容的寻找应该是申请人及其利益的代表者——代理人的职责，申请人应该积极了解现有技术，突出其发明点和详细描述发明。如果允许申请人根据检索和审查中获得的现有技术采用选取中间范围甚至采用具体放弃的修改方式，为了获得尽可能大的授权的范围，申请人选取中间范围时主要考虑检索报告和/或通知书的内容，发明点不再是重点，申请人根据检索和审查中获得的现有技术修改申请文件选取中间范围甚至采用具体放弃的修改方式以获得尽可能大的授权的范围。这样的修改在客观上使申请人在审查员的帮助下获得尽可能大的授权的范围，甚至是最大可授权的内容，显然这不利于社会公众的利益，也有悖于审查员中立的角色。

　　第三，由于申请人开始可能要求保护一个非常大的范围，使得开始的检索没有很强的针对性，往往需要补充检索，甚至需要多次补充检索，不利于节约行政资源。（二）修改超范围的具体判断技术方案是权利要求保护的最小单位，而技术方案是对要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术手段的集合，技术手段通常由技术特征来来体现，因此对技术方案修改超范围的判断可从技术特征和技术特征的组合关系两个方面进行判断。1. 技术特征修改超范围的判断技术特征有机组合形成了技术方案，如果技术特征没有在原权利要求书和说明书中文字记载，通常会导致修改或者分案超范围，但也有例外。看下面几个例子：例1：某申请的原始权利要求书中一个特征如下：“即时通讯用户A所发生的通讯事件”说明书相关部分记载：“所述的通讯事件包括即时通讯用户A上线、下线或者即时通讯用户A向即时通讯用户B发送消息”在审查过程中，为了克服审查员提出的不支持的缺陷，将权利要求书中该特征修改为：“即时通讯用户A所发生的与即时通讯用户B相关的通讯事件”。在这个例子中，修改后的技术特征采用部分“放弃”的方式将“即时通讯用户A所发生的与即时通讯用户B无关的通讯事件”放弃，从而克服不支持的缺陷，获得“即时通讯用户A所发生的与即时通讯用户B相关的通讯事件”这一新的特征，而新加入的特征没有在原说明书和权利要求中文字记载，该特征包含即时通讯用户A隐身、离开等事件，根据原说明书和权利要求书中文字记载的内容以及原说明书附图不能直接地、毫无疑义的确定该特征，因此权利要求1超出了原说明书和权利要求书记载的范围。这个例子通过将范围过大的技术特征（“即时通讯用户A所发生的通讯事件”）部分放弃（部分放弃内容为“即时通讯用户A所发生的与即时通讯用户B无关的通讯事件”）获得一个文字未记载的相对于范围过大的技术特征为具体（下位）概念技术特征（“即时通讯用户A所发生的与即时通讯用户B相关的通讯事件”），尽管获得的技术特征比原始记载的范围过大的技术特征范围缩小， 获得的技术特征也是另一原始记载的技术特征（“所述的通讯事件包括即时通讯用户A上线、下线或者即时通讯用户A向即时通讯用户B发送消息”）的一般（上位）概念技术特征，这样的修改也是不允许的。例2：某申请的原始权利要求书如下：一种基于通用变长编码的宏块编码模式CBP编码方法，其特征在于所述的宏块编码模式CBP的取值为6位非负整数，其中高两位对应于色度块，低四位对应于亮度块；该方法包括：将视频图像进行分块，分成若干宏块；确定宏块编码模式到码字序号的变换方式，该变换方式包括码字序号与帧内编码模式及帧间编码模式的对应关系；按照该对应关系完成宏块编码模式CBP的编码。审 查 员 指 出 权 利 要 求 1 记 载 了“宏块模式编码CBP的取值为6位非负整数”，该取值的最大值可以是十进制的“0000000-999999”，十六进制的“0000000-FFFFFF”，二进制“000000-111111”，或者其它进制的六位数表示范围中的任意值。本领域的技术人员用常规的实验或者分析方法不足以把说明书记载的内容扩展到权利要求所述的保护范围，如，当宏块模式编码CBP的取值范围为十进制“000000-666667”或二进制“000000-1100100”，如何使用该视频宏块模式编码方式进行编码。为克服不支持的缺陷，申请人对“6位非负整数”进行了限制，修改为“6位二进制非负整数”，尽管说明书没有“二进制”文字记载，但说明书全文都是关于编码、0、1的内容，本领域的技术人员根据说明书的内容而不仅仅是权利要求可以确定本发明就是关于二进制的技术方案。之所以可以直接、毫无疑义的确定是二进制，主要因为二进制是一个具体的下位概念，不是集体名词，而说明书中的技术方案仅适应于二进制，其他进制不能实现。例3：权利要求将技术特征“铁”主动修改成“黑色金属”，说明书相关部分记载了铁、锰、铬以及它们的混合物。尽管黑色金属没有文字记载，但是本领域技术人员知道黑色金属是铁、锰与铬的完全归纳，因此这种修改是符合《专利法》三十三条规定的。通过上述的例子，我们可以这样考虑：从专利保护角度，权利要求本质上是一个范围，对于本领域的技术人员来说，如果修改后技术特征的范围在原说明书和权利要求书中没有记载，而只记载了或大或小或部分交叉的范围，这种修改是不允许的。

　　2. 技术特征的组合关系修改超范围的判断在技术特征有文字记载等修改允许的前提下，判断由技术特征的增加、删除、重新组合（称为“技术特征的组合关系修改”）形成的技术方案是否符合《专利法》第三十三条的规定。在欧洲专利局的审查指南和我国的审查实践中，技术特征的组合关系修改超范围的判断中，通常需要考虑技术特征与发明所解决问题之间的关系和技术特征相互之间的关系。技术特征根据其与所解决问题的关系分为必要技术特征和非必要技术特征。技术特征之间的关系可以分为协同关系、叠加关系和选择关系。在说明书的实施例撰写比较好的情况下，修改后的技术方案都可以看作是把具体的实施例通过技术特征的删除、下位概念替换上位概念形成的技术方案。在上位概念有记载的前提下，如果申请文件中没有相反的说明，下位概念替换上位概念通常是允许的，因此仅讨论技术特征删除时修改超范围的判断。首先判断原始申请中， 删除的特征是否被视为非必要技术特征 ， 如果不是非必要技术特征，那么删除该特征的修改是不允许的。如果删除的特征是非必要技术特征，则继续判断删除的特征与其他特征之间是否存在协同关系，如果与其他特征之间具有协同作用、相互联系或相互支持，则不允许； 否则允许。

　　五、不适合用《专利法》三十三条判断修改的特殊情况《专利法》三十三条规定的修改超范围的判断更多的是从技术的角度出发，侧重于技术方案；但专利制度不仅涉及技术，也涉及政治、人道主义。因此，对于部分违反《专利法》第五条的申请，删除违反《专利法》第五条的部分 ，应视为符合《专利法》三十三条的修改。同样，3.1.4.对于既可能包含治疗目的， 又可能包含非治疗目的的方法， 在平时的审查实践中，允许申请人采取部分放弃的修改方式， 将“非治疗目的”的限定引入到一项既可能包括治疗目的又可能包括非治疗目的的方法权利要求中。此外，《专利审查指南》第二部分第八章5.2.3.3节（3）也规定了一种例外情况，指南中称为“具体‘放弃’的方式”，这种放弃也属于一种特殊情况。

　　六、小结修改是发明专利申请的一个普遍问题，发明专利申请实质审查中修改超范围标准在很大程度上影响发明专利申请的授权范围和授权后权利的稳定性。在TRIPs协议等国际条约尚未作出明确规定的情况下，在《专利法》第三十三条的文义范围内，选择适合我国国情的实质审查中修改超范围标准就显得尤为重要。专利制度是促进国家技术和经济进步的手段，更加强调为本国公众和社会利益服务。目前，受修改超范围的严格标准影响最大的是外国申请人而不是本国申请人，主要是外国人撰写（中国人翻译）的申请而不是中国人撰写的申请。修改超范围的严格标准有利于我国对专利信息的利用。因此，在我国目前的阶段，应该选择严格修改超范围的标准。

　　[1]国家知识产权局条法司。新专利法详解〔M〕。知识产权出版社，2001：228-229.

　　[2]国家知识产权局专利局审查业务管理部。审查指南修订导读2006〔M〕。知识产权出版社，2006：190.

　　[3] 奚晓明。中国知识产权指导案例评注〔M〕。中国法制出版社，2011：1162.