美国商业秘密法中不可避免泄露规则的新发展及其解读（下）
——以BimbO案为视角
关键词: 不可避免泄露规则，商业秘密法，案，竞业限制
内容提要: 不可避免泄露规则是美国商业秘密法中所独有的规则，该规则的适用在美国处于扩张的趋势，这体现了对商业秘密保护程度的加强。Bimbo案则是典型的例子，该案将不可避免泄露规则扩大解读为“实质可能性”标准，明确了雇员相关不良行为的因素在该规则中起到的作用。不可避免泄露规则在我国也是值得借鉴的，但是对其进行移植适用仍还需要对商业秘密法重视程度的提高和相关配套制度的完善。
三、Bimbo案将不可避免泄露规则扩大解读为
“实质可能性”标准
Bimbo案最大的亮点则在于其扩大了不可避免泄露规则的适用，将其标准认定为“实质可能性”的程度。法院主要引用了宾州适用不可避免泄露规则的标志性案件“AirProducts诉Johnson案”得出这一标准。[10]
在该案中，Air Products公司是一家生产和销售工业用气的公司，它要求禁止其主要负责销售现场工业用气的雇员去其竞争单位工作，其竞争单位Liquid Air公司在销售现场工业用气方面是处于落后地位的，该案的法院适用了不可避免泄露规则而颁发了禁令。Air Products案的初审法院指出，Johnson具有工程背景并在Air Products公司工作期间获得了大量的与销售现场工业用气相关的技术秘密和经营秘密，对其适用禁令是必要的，因为让Johnson在不利用其所知道的Air Products公司秘密信息的情况下担任该现场工业用气的管理工作是不可能的。[11]因此，Botticella在Bimbo案中主张不可避免泄露规则应适用“几乎不可能”（Virtually Impossible）的标准。但是，法院同时注意到Air Products案的上诉法院却并没有赞同初审法院适用不可避免泄露规则的理由，该上诉法院指出，宾州法院适用禁令的情况只要是被告在新的劳动过程中可能导致了对前雇主的商业秘密的泄露。判断是否应颁发禁令来防止潜在泄露商业秘密的标准应是被告是否将会“有实质的可能性”泄露商业秘密。[12]otticella为了强调“几乎不可能”的标准还引用了“Victaulic诉Tiernan案”[13]，在该案中，Victaulic是一家机械仪器生产商，其销售经理Tiernan违反了与其之间约定的竞业限制合同而为其竞争单位工作。Victaulic以侵犯商业秘密和违反禁业限制合同作为诉因并要求了禁令救济，但法院驳回了其禁令要求。其上诉法院也同样是Bimbo案的上诉法院，即联邦第三巡回上诉法院。虽然法院在Victaulic案中驳回其禁令的理由里使用了“几乎不可能”的用词，但在仔细重新审查该案之后发现，此案的法律意见只能属于附随意见（Dictum）而对本案不具有法律约束力，其原因是在于Victaulic当时并没有以侵犯商业秘密的基础提出禁令要求，而是以违反竞业限制合同的基础提出了禁令请求，法院当时只是以违约之诉的基础判断是否颁发禁令。[14]因此，第三巡回上诉法院最后明确，不可避免泄露规则的适用标准应是“实质可能性”的标准。
至于如何把握“实质可能性”标准，虽然不可避免泄露规则具有较多的考虑因素而具有一定的模糊性，但Bimbo案的判决表明，即使在没有竞业禁止合同的情况下，在满足前雇主与后雇主在职位具有实质性相似因素的基础上，雇员的相关不良行为成为了考虑是否适用不可避免泄露规则的关键因素。在Bimbo案中，法院对于Bimbo公司与Hostess公司之间职位具有实质性相似并没有太多的争议，显然，Botticella从事的都是与糕点运营的事务，职位级别和工资待遇也都相仿。法院最后将认定适用不可避免泄露规则的关键因素放在Botticella的相关不良行为上，法院指出，Botticella没有透露其接受直接竞争者的工作要约，而仍然保持其能接触Bimbo公司秘密信息的职位上，并事实上接受这些秘密信息，还将这些信息从笔记本电脑复制到外接存储器上，这些足以证明Botticella会在Hostess的工作过程中试图使用Bimbo公司的商业秘密。[15]可以看出，雇员在接受了竞争单位发出的工作要约之后应当向原雇主进行透露，否则可能会承担法律上的不利后果。
四、Bimbo案明确技术秘密只是相对容易适用于不可避免泄露规则
在Bimbo案中，Botticella反对适用不可避免泄露规则的理由之一是Bimbo案中所涉及的主要是非技术秘密，而非技术秘密是不适用于不可避免泄露规则的。Botticella主要依据宾州高院判决的两个案子，即“Oberg诉Finney案”[16]和“Iron Age诉Dvorak案”[17]，这两个案子都涉及了非技术秘密而没有被适用不可避免泄露规则的结果。在“Oberg诉Finney案”中，原告是一家生产硬质合金冲模的公司，涉案的商业秘密是客户信息报告，包括客户的通讯录和报价记录之类的信息。该案初审法院认定其前销售经理Finney会不可避免地泄露其商业秘密而颁发了禁令，但该案的上诉法院取消了这一禁令而认为不适用不可避免泄露规则，其理由是：1、该案不存在竞业限制合同；2、没有证据证明Finney将秘密信息在新职位上使用；3、这些客户名单及其联系人员数量过于庞大，Finney是无法记住的。4、Finney的前后职位并没有达到足够的关联程度。在Iron Age诉Dvorak案中，鞋子生产商Iron Age公司要求的销售经理Dvorak禁止到该公司的竞争单位工作，涉案的也是客户名单，但法院认为这些客户名单是其竞争者可以通过合法途径获取而不被认定为商业秘密，所以没有颁发禁令。[18]由于这些案子没有被适用不可泄露规则的原因并不主要在于其涉及非技术秘密，Bimbo案的法院得出了对非技术秘密同样适用不可避免泄露规则的结论。
当然，Bimbo的法院在判决书中也承认，技术秘密相比于非技术秘密更容易适用不可避免泄露规则。实际上，确有些案子，如“Oberg诉Finney案”也将是否为技术秘密作为了适用不可避免泄露规则的考虑因素。值得一提的是，雇员的相关不良行为应考虑非技术秘密是否适用不可避免泄露规则时的重要因素。通常来说，雇员在完全善意的情况下是可能不可避免地泄露技术性的商业秘密的，而对于诸如客户名单之类的非技术性商业秘密的泄露只可能是雇员故意的主观状态下泄露的。笔者认为，根据Bimbo案可以看出，在非技术秘密的情况下，如果雇主没有证据能够证明雇员具有相关的不良行为而具有泄露非技术秘密的故意，那么法院则不应该适用不可避免泄露规则。
五、不可避免泄露规则与竞业限制合同的关系
Bimbo案中还值得注意的一点是，雇主和雇员之间并不存在竞业限制合同，这点可以清楚地表明，不可避免泄露规则独立于竞业限制合同，它并不是对竞业限制合同的强制，竞业限制合同也仅仅是不可避免泄露规则的考虑因素之一。
有些人可能存在疑问，具有商业秘密的雇主通常会与雇员签订竞业限制合同，那么雇主只需要根据竞业限制合同提出违约之诉而要求禁止雇员在竞争单位工作就可以了，何必还要再单独建立不可避免泄露规则来提供禁令的依据。从这个方面来看，不可避免泄露规则在竞业限制合同存在情况下似乎没有意义了，实则不然。不可避免泄露规则的适用基础在于商业秘密的侵权之诉，而竞业限制合同所提起禁令请求的基础则在于合同之诉。而在英美法系的合同法中，违约的后果通常只能是要求损害赔偿或违约金，金钱上的给付是基本的救济方式，而强制履行仅为衡平法上的救济方式。{8}合同之诉的救济方式通常只能是金钱赔偿，美国法院很少给予其禁令的救济，而禁令通常只能作为侵权之诉的救济方式。而且，法院审理以违反竞业限制合同提起诉因的案件通常只是对合同本身作为审理对象，并不太关注雇主的商业秘密的存在与否，而法院审理以商业秘密侵权为诉因的案件必然会将雇主是否享有商业秘密作为颁发禁令的前提。这对于雇主的举证义务既然是有差别的，那么对于是否禁令颁发的标准也应当是存在区别的。因此，以合同之诉要求禁令救济的标准相对以商业秘密侵权之诉的标准应当较高。这一区别在前文中所提到的“Victaulic诉Tiernan案”中得到了证实，原告Victaulic公司在该案中以违反禁业限制合同作为诉因要求禁令，联邦第三巡回上诉法院以“几乎不可能”的高标准拒绝了禁令请求。而联邦第三巡回上诉法院在Bimbo案中面临相同的问题时，却以较低的“实质可能性”的标准允许了原告的禁令，并在判决书中明确了其与Victaulic案结果的不同是在于诉因的问题上。
六、不可避免泄露规则对我国的启示
美国对于不可避免泄露规则的扩张体现了其对于雇主利益保护的倾斜，加大了对商业秘密的保护。不可避免泄露规则一定程度上弱化了雇主与雇员之间在竞业限制合同存在的意思自由，这无疑体现了商业秘密法所具有的财产权属性的增强，商业秘密也渐渐正式确立了其作为知识产权保护对象的地位。美国也正在考虑将商业秘密法上升至联邦法，从而也加强其被保护程度。[19]而中国目前是将商业秘密法置于《反不正当竞争法》的体系下，未来商业秘密法在我国的地位还有待提高。
虽然中国目前并不存在不可避免泄露规则，但是单位可以竞业限制合同来达到类似不可避免泄露规则的效果。中国作为大陆法系国家，将强制履行作为不履行合同的基本救济方式，只要单位和劳动者之间签订了合法有效的竞业限制合同，法院通常应支持单位所提出的禁止劳动者在其竞争单位工作的诉讼请求。不过，中国这种方式与不可避免泄露规则主要的区别在于，在中国的环境下，竞业限制合同是禁止劳动者离职后在竞争单位工作的必要条件，而在不可避免泄露规则的情况下，竞业限制合同只是颁发禁令的一个因素而已。
需要注意的是，中国通过竞业限制合同来达到这种准不可避免泄露规则，目前还存在一定的缺陷。笔者进入北大法宝的“案例与裁判文书”系统进行查询，在“案由”分类中选择“竞业限制纠纷”，一共搜索到67份关于竞业限制的判决书。笔者逐一对这些案例进行查阅后发现，在司法实践中，单位通常只选择了劳动者违反竞业限制合同的违约金作为诉讼请求，并没有选择强制履行的诉讼请求，只有寥寥无几的案件中法院有作出禁止劳动者在竞争单位工作的决定。究其原因，我国对于强制履行的救济并不等同于英美法系的禁令救济，我国法院对于强制履行的执行力度是远远低于禁令的，当事人往往并不会选择没有效果的救济方式来保护自己的利益。在美国，对于禁令的违反会被认定为藐视法庭，轻则对于违反者予以罚款，重则还会承担刑事责任。[20]相比较之下，我国法院对于禁止劳动者在竞争单位工作的强制履行的威慑力度是完全不够的。因此，当我国在采纳类似于美国不可避免泄露规则的同时，配套法律制度的完善是相当必要的。
注释:
[1]Eastman Kodak Co. v. Powers Film Products, Inc., 179 N.Y.S. 325（N.Y. App. Div. 1919）.
[2]PepsiCo, Inc. v. Redmond, 54 F.3d 1262（7th Cit. 1995）.
[3]Bimbo Bakeries USA, Inc. v. Botticella, 613 F.3d 102（2010）.
[4]Bimbo Bakeries USA, Inc. v. Botticella, 613 F.3d 102,105-6（2010）.
[5]Bimbo Bakeries USA, Inc．v.Botticella, 613 F.3d 102,107-8（2010）.
[6]California Business and Professions Code,§16600（Deering 1992）.
[7]Bayer Corp. v. Roche Molecular System, Inc., 72 F. Supp.2d 1111（N.D. Cal. 1999）.
[8]Del Monte Fresh Produce Co.v.Dole Food Co., 148 F. Supp.2d 1326,1337 (S.D. Fla. 2001）;IBM Corp. v. Seagate Technology, Inc., 941 F. Supp.98,101（D.Minn. 1992）.
[9]Merck＆Co., Inc．v.Glaxo Wellcome, Inc., 941 F. Supp. 1443, 1460（M.D.N.C. 1996）.
[10]Air Products＆Chemicals, Inc. v. Johnson, 442 A.2d 1114（Pa. Super. Ct. 1982）.
[11]Air Products＆Chemicals, Inc. v. Johnson, 442 A.2d 1114, 1122（Pa. Super. Ct. 1982）,转引自Bimbo Bakeries USA v. Botticella, 613 F.3d 102,111（2010）. Air Products＆Chemicals. Inc. v. Johnson, 442 A.2d 1114, 1120-25（Pa. Super. Ct. 1982），转引自Bimbo Bakeries USA v. Botticella, 613 F.3d102,111-2（2010）.
[12]Air Products＆Chemicals, Inc. v. Johnson, 442 A.2d 1114, 1120-25（Pa. Super. Ct. 1982），转引自Bimbo Bakeries USA v. Botticella, 613 F.3d102,111-2（2010）.
[13]Victaulic Co.v.Tiernan, 499 F.3d 227（3d Cir. 2007）.
[14]Bimbo Bakeries USA, Inc. v. Botticella, 613 F.3d 102,115（2010）.
[15]Bimbo Bakeries USA, Inc. v. Botticella, 613 F.3d 102,118（2010）.
[16]Oberg Indusries, Inc. v. Finney, 382 Pa. Super.525, 555 A.2d 1324（Pa. Super. Ct. 1989）.
[17]Oberg Indusries, Inc. v. Finney, 382 Pa. Super.525, 555 A.2d 1324（Pa. Super. Ct. 1989）.
[18]Bimbo Bakeries USA, Inc. v. Botticella, 613 F.3d 102,112-3（2010）.
[19]2012年7月份引进议案，参见US Congress. S. 3389（112th）:Protecting American Trade Secrets and Innovation Act of 2012[EB/OL].（2012-07-17）[2013-01-17]. http://www.govtrack.us/congress/bills/112/s3389/text.
[20]42 Am. Jur. 2d Injunctions,§299，参见Publisher's Editorial Staff. American Jurisprudence[M]. 2nd ed. West Publishing （2013） [2013-06-24]．/d/file/p/2024/0424/pp style="text-indent: 2em">免费论文检测软件http://www.jiancetianshi.com
【参考文献】
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{8}崔建远．合同法[M]．北京：法律出版社，2010:316.
出处:《科技与法律》
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