美国商业秘密法中不可避免泄露规则的新发展及其解读（

美国商业秘密法中不可避免泄露规则的新发展及其解读（上）

——以BimbO案为视角

关键词: 不可避免泄露规则，商业秘密法，案，竞业限制

内容提要: 不可避免泄露规则是美国商业秘密法中所独有的规则，该规则的适用在美国处于扩张的趋势，这体现了对商业秘密保护程度的加强。Bimbo案则是典型的例子，该案将不可避免泄露规则扩大解读为“实质可能性”标准，明确了雇员相关不良行为的因素在该规则中起到的作用。不可避免泄露规则在我国也是值得借鉴的，但是对其进行移植适用仍还需要对商业秘密法重视程度的提高和相关配套制度的完善。

商业秘密的侵权案件很大程度上是由于雇员的“跳槽”所引起，据统计，在美国至少百分之八十五的商业秘密案件的侵权人是商业秘密权利人所熟知的人，即雇员或商业伙伴。{1}由于离职雇员在原雇主那里获得的知识和经验与原雇主所拥有的商业秘密之间存在千丝万缕的联系，有些情况下，雇员在与原雇主具有竞争关系的单位工作过程中将原雇主的商业秘密不可避免地进行泄露，不可避免泄露规则（Inevitable Disclosure Doctrine）由此而产生。不可避免泄露规则允许原雇主请求法院颁发禁令来阻止知晓其商业秘密的离职雇员在竞争单位工作一定的期限，虽然离职雇员没有实际泄露原雇主商业秘密，但原雇主只需证明离职雇员会不可避免地泄露其商业秘密，就可以导致不可避免泄露规则的适用。{2}该规则主要在美国判例法的体系下形成，起源于1919年在纽约州法院判决的“Eastman诉Power案”，[1]1995年美国联邦第七巡回上诉法院判决的“PepsiCo诉Redmond案”[2]真正使该规则在美国法院开始广泛适用。而在2010年7月，联邦第三巡回上诉法院判决的“Bimbo诉Botticella案”[3]（以下简称Bimbo案）使不可避免泄露规则在美国得到一定的扩张从而加强了商业秘密的保护，使美国对于商业秘密法在各州之间的协调统一及其联邦商业秘密法的颁布更迈进了一步。

不可避免泄露规则是美国商业秘密法中所独有的规则，在其他国家（包括我国在内）并不存在对这一规则的应用。{3}P927-940但是，该规则较好地协调了前雇主与前雇员、前雇主与新雇主或者竞争者之间的利益需求，并较好地贯彻了雇佣关系和竞争关系中的社会政策，因此对于我国商业秘密法是具有借鉴作用的。{4}

一、案情介绍：Bimbo案

原告Bimbo公司是位于宾夕法尼亚洲的美国最大的糕点公司之一，拥有众多知名的糕点品牌。被告Botticella自2001年起开始担任该公司在加州业务的副总裁，他直接负责五个生产工厂并监管产品质量和成本、劳动问题和新产品的研发，他还与公司的销售团队具有密切的联系。因此，Botticella作为Bimbo公司的资深高管有权知悉公司的大量秘密信息，包括产品信息和经营信息。尤其是Botticella知悉如何制作Bimbo公司的一项拳头产品“托马斯英国松饼”，包括该松饼所独有的“松软极致”口感背后的秘密，该公司仅有七个人知悉这一商业秘密。而这一款松饼每年所带给Bimbo公司的销售收入大约有五亿美元。2009年3月，Botticella与Bimbo公司只签订了保密协议、禁止招揽协议和发明转让协议，而唯独没有签署竞业限制协议。2009年9月，Bimbo公司的一家主要竞争对手Hostess公司发出聘请要约，其职位是负责在东部地区糕点运营的副总裁。在2009年10月，Botticella接受了这份要约并同意于2010年1月开始任职。但是，Botticella当时没有将该计划透露给Bimbo公司，并仍然正常在Bimbo公司工作。2009年12月，Hostess公司还让Botticella签署了一个“承认和陈述书”，其实质内容是表明Hostess对于Botticellla从Bimbo公司那里获取的商业秘密并不感兴趣，并且Botticella也不会透露这样的信息给Hostess公司。2010年1月4日，Botticella告知了Bimbo公司其打算于2010年1月15日离职，但仍没有透露会去竞争单位就职。而在1月12日，Hostess公司曾宣布，东部地区的副总裁退休，Botticella会在1月18日正式接替其职位。在1月13日这一天，Bimbo公司人事部门得知该消息并马上要求Botticella与其联系。Botticella在当天早上十点就在电话中取得了沟通，并告知了其打算去Hostess公司工作的意向，其当天就被免去了职务。[4]

在Botticella接受Hostess要约到其离职的这段时间期间，他仍然接触到Bimbo公司的商业秘密。比如，在2009年12月，Botticella与Bimbo公司的其他高管开会中讨论了关于公司在加州的战略计划的秘密信息。Botticella也承认，如果当时他向Bimbo公司透露了去Hostess公司工作的意向，Bimbo公司会对其接触公司商业秘密进行限制，但他自己坚称，不透露是由于对于公司商业秘密的远离会使他对其工作感觉不适应，并且当他收到含有公司秘密信息的电子邮件或文档时，他都会对其进行删除，在开会时接触到秘密信息时他也会将这些信息排除在脑海之外。可是，Botticella在2010年1月4日之后以工作需要的理由让电脑技术员恢复了电脑中文件。Bimbo公司在Botticella离职之后，委托了一个计算机的司法专家对其在2009年12月到2010年1月使用其笔记本电脑的情况进行鉴定。这份鉴定显示，Botticella在最后离职前几个礼拜内仍然接触了Bimbo公司的高度敏感的秘密信息。甚至，在离职当天，Botticella在电话里告知打算去Hostess公司工作之后，还在笔记本电脑中接触了12份具有秘密信息的文件，其时间持续了13秒钟。另外，鉴定报告还显示，Botticella的笔记本电脑还一度多次与诸如U盘的移动外部存储器连接过。[5]

联邦第三巡回上诉法院在在2010年7月27日作出判决，法院根据宾夕法尼亚洲法律适用了不可避免泄露规则，同意地区法院所颁发的禁令，Bimbo公司获得了禁止Botticella在Hostess公司工作的禁令救济。

刑法学近3年论文/d/file/p/2024/0424/fontbr />二、美国对于不可避免泄露规则的现状

由于商业秘密法在美国处于州法的地位，各州作为不同的法域对于商业秘密法的规定差异很大。美国的统一州法委员会（The National Conference of Commissionerson Uniform State Laws，简称NCCUSL）早在1979年发布了《统一商业秘密法》（Uniform Trade Secret Act，简称UTSA），商业秘密法在各州之间的差异也在不断缩小。但是，由于各州对于商业秘密的保护与雇员自由流动的司法政策之间的把握不尽相同，不可避免泄露规则的地位在美国各州之间也存在很大差别。

比如，加利福尼亚洲就是以重视雇员自由流动的政策为由，强烈反对不可避免泄露规则。在《加州商业和职业法典》第16600章中规定：“任何合同一旦限制了他人从事合法的职业或贸易之类的行为，都是无效的。”[6]这条规定也是法院认定禁业限制合同无效的依据。在强烈反对竞业限制政策下的情况下，不可避免泄露规则也更加被加州法院所摒弃，在“Bayer诉Roche案”[7]中，联邦法院就适用了加州法律，主要根据其较强的不得限制雇员流动的政策而明确排除了不可避免泄露规则。有些学者提出，美国硅谷的成功得益于加州采取的雇员流动政策。著名的Ronald Gilson教授指出，在加州没有对于劳动关系进行限制导致了硅谷“跳槽”文化的发展，这反而使高新技术产业的企业之间获得知识的溢流，促进了它们的发展和创新。{6}另外一位著名的学者AnnaLee Saxenian教授也指出，硅谷的成功并不在于加州的法律结构，而是在于硅谷独特的企业文化，正是这种企业之间开放的交流文化和信息共享及合作才是其成功的关键。{3}P938另外，反对不可避免泄露规则的主要理由，还在于其建立了一个事后的事实竞业限制合同（Ex Post Facto Non-Compete Agreement)。有些美国法院在判决书中就提出，法院不能允许雇主将不可避免泄露规则作为事后的事实竞业限制合同来防止雇员去竞争单位工作。[8]其实，这一理由的逻辑起点就在于，订立竞业限制合同完全属于雇主和雇员之问自由意思表示的结果，不能受到任何法律强制的干涉。

当然，美国更多的州还是承认不可避免泄露规则，只是比较谨慎适用该规则。法院在适用不可避免泄露规则时主要参考以下事实因素：1、原雇主与在后雇主之间的竞争程度；2、雇员在原职位与在后职位的相似程度；3、雇员有相关不良行为的证据；4、在后雇主试图防止在先雇主的商业秘密的泄露和使用；5、商业秘密的相对价值；6、商业秘密的被保护程度；7、竞业限制合同是否存在；8、公共利益及其损害的衡量。{6}法院也会根据案件的具体事实来灵活考虑这些因素，而由于不同法院的自由裁量权也会导致这些因素的考虑比重也是不同的。比如，有法院认为，一旦证明出原单位与在后单位的职位具有足够的实质性相似，那么雇员的恶意因素就无需考虑了。[9]

总的来说，不可避免泄露规则在美国呈现出不断扩张的趋势，"PepsiCo诉Redmond案”就是对于该规则扩张的标志性案件。在该案中，PepsiCo公司是著名的软饮料公司，它与被告Quaker公司在软件料行业具有激烈的竞争，它要求法院禁止自己的前高管Redmond去Quaker公司工作。虽然PepsiCo公司与Redmond之间没有竞业限制合同，但法院仍然认定，Redmond对于其商业秘密具有较高的接触程度，前后职位具有实质性的相似，其没有透露接受Quaker公司要约的不良行为，而推断出他一旦在与饮料定价和销售相关的岗位上任职就会不可避免地泄露PepsiCo公司的商业秘密，因此颁发了禁令。此案确立了伊利诺伊州对不可避免泄露规则的承认，也推动其他州作出了有影响的借鉴。

有学者对于不可避免泄露规则在美国大部分州的承认情况作出逐一的阐述，笔者根据其阐述将大致情况列表如下（见表1）：{7}

表1

─────────────┬─────────────

承认不可避免泄露规则的州 │阿肯色州、特拉华州、佛罗

│里达州、佐治亚州、伊利诺

│伊州、印第安纳州、爱荷华

│州、堪萨斯州、马萨诸塞州、

│密西根州、明尼苏达州、密苏

│里州、新泽西州、纽约州、北

│卡罗来纳州、俄亥俄州、宾夕

│法尼亚州、德克萨斯州、犹他

│ 州、华盛顿州

─────────────┼─────────────

不承认不可避免泄露规则的州│加利福尼亚州、科罗拉多州、

│肯塔基州、路易斯安那州、马

│ 里兰州、弗吉尼亚州

─────────────┴─────────────

注释:

[1]Eastman Kodak Co. v. Powers Film Products, Inc., 179 N.Y.S. 325（N.Y. App. Div. 1919）.

[2]PepsiCo, Inc. v. Redmond, 54 F.3d 1262（7th Cit. 1995）.

[3]Bimbo Bakeries USA, Inc. v. Botticella, 613 F.3d 102（2010）.

[4]Bimbo Bakeries USA, Inc. v. Botticella, 613 F.3d 102,105-6（2010）.

[5]Bimbo Bakeries USA, Inc．v.Botticella, 613 F.3d 102,107-8（2010）.

[6]California Business and Professions Code,§16600（Deering 1992）.

[7]Bayer Corp. v. Roche Molecular System, Inc., 72 F. Supp.2d 1111（N.D. Cal. 1999）.

[8]Del Monte Fresh Produce Co.v.Dole Food Co., 148 F. Supp.2d 1326,1337 (S.D. Fla. 2001）;IBM Corp. v. Seagate Technology, Inc., 941 F. Supp.98,101（D.Minn. 1992）.

[9]Merck＆Co., Inc．v.Glaxo Wellcome, Inc., 941 F. Supp. 1443, 1460（M.D.N.C. 1996）.

[10]Air Products＆Chemicals, Inc. v. Johnson, 442 A.2d 1114（Pa. Super. Ct. 1982）.

[11]Air Products＆Chemicals, Inc. v. Johnson, 442 A.2d 1114, 1122（Pa. Super. Ct. 1982）,转引自Bimbo Bakeries USA v. Botticella, 613 F.3d 102,111（2010）. Air Products＆Chemicals. Inc. v. Johnson, 442 A.2d 1114, 1120-25（Pa. Super. Ct. 1982），转引自Bimbo Bakeries USA v. Botticella, 613 F.3d102,111-2（2010）.

[12]Air Products＆Chemicals, Inc. v. Johnson, 442 A.2d 1114, 1120-25（Pa. Super. Ct. 1982），转引自Bimbo Bakeries USA v. Botticella, 613 F.3d102,111-2（2010）.

[13]Victaulic Co.v.Tiernan, 499 F.3d 227（3d Cir. 2007）.

[14]Bimbo Bakeries USA, Inc. v. Botticella, 613 F.3d 102,115（2010）.

[15]Bimbo Bakeries USA, Inc. v. Botticella, 613 F.3d 102,118（2010）.

[16]Oberg Indusries, Inc. v. Finney, 382 Pa. Super.525, 555 A.2d 1324（Pa. Super. Ct. 1989）.

[17]Oberg Indusries, Inc. v. Finney, 382 Pa. Super.525, 555 A.2d 1324（Pa. Super. Ct. 1989）.

[18]Bimbo Bakeries USA, Inc. v. Botticella, 613 F.3d 102,112-3（2010）.

[19]2012年7月份引进议案，参见US Congress. S. 3389（112th）:Protecting American Trade Secrets and Innovation Act of 2012[EB/OL].（2012-07-17）[2013-01-17]. http://www.govtrack.us/congress/bills/112/s3389/text.

[20]42 Am. Jur. 2d Injunctions,§299，参见Publisher's Editorial Staff. American Jurisprudence[M]. 2nd ed. West Publishing （2013） [2013-06-24]．/d/file/p/2024/0424/pp style="text-indent: 2em">免费论文检测软件http://www.jiancetianshi.com
【参考文献】
 

[1]电大学习网.刑法学论文参考[EB/OL]. /d/file/p/2024/0424/pp{1}David S. Almeling, Darin W. Snyder, Michael Sapoznikow etal. A Statistical Analysis of Trade Secret Litigation in FederalCourts[J]. Gonzaga Law Review, 2010，45（2）.

{2}Bryan A. Garner. Black's Law Dictionary [M]. 9th edition.West Publishing, 2009:846.

{3}Sonya P. Passi. Compensated Injunctions: A More EquitableSolution to the Problem of Inevitable Disclosure[J]. Berkeley Technology Law Journal: Annual Review of Law and Technology, 2012, 27.

{4}黄武双．美国商业秘密保护法的不可避免泄露规则及其对我国的启示[J]．法学，2007（8）:152.

{5}Ronald J. Gilson. The Legal Infrastructure of HighTechnology Industrial Districts: Silicon Valley, Route 128,and Covenants Not To Compete[J]. New York UniversityLaw Review, 1999, 74（3）: 575-578.

{6}Barry L. Cohen. The Current Status of the InevitableDisclosure Doctrine[J]. Landslide, 2010, 3（2）:40-41.

{7}Ryan M. Wiesner. A State-By-State Analysis of InevitableDisclosure: A Need For Uniformity and a WorkableStandard[J]. Marquette Intellectual Property Law Review,2012, 16（1）:211, 217-228.

{8}崔建远．合同法[M]．北京：法律出版社，2010:316.

出处:《科技与法律》